Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “ТМ: побудова правової позиції при реєстрації та судових спорах”, Барбашин Сергій, адвокат, Голова Молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen», заступник Голови Комітету з інтелектуальної власності НААУ, розповів про критерії схожості торговельних марок та звернув увагу на варіанти пошуку.
Відповідно ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Щодо нормативної бази, яка береться до уваги при побудові позиції, то це:
- Міжнародні акти: Паризька конвенція, Сінгапурський договір, Угода ТРІПС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС
- Кодифіковані акти: Цивільний та Господарський кодекси України
- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
- Правила складання і подання заявки на знак
- Методичні джерела
- Судова практика
При розгляданні спорів стосовно інтелектуальної власності, в одній справі може бути багато судових експертиз. При цьому витрачається багато часу, коштів і можливе розходження позицій експертів.
Стосовно позиції Верховного Суду, то суду не потрібно задовольняти всі клопотання сторін про призначення додаткових експертиз.
При проведенні судової експертизи враховується:
- графічна схожість
- семантична схожість
- концептуальна схожість
- асоціативна схожість
На сьогодні, беручи до уваги судову практику, є схожі за предметом спори, але є різні підходи до їхнього вирішення. Суд може відходити від експертиз, вказуючи на те, що застосування саме спеціальних знань не потрібно, і достатньо віднести це питання до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг. Далі з практики можна побачити, що це підтримується, але вказується про те, що суд досліджує з точки зору кінцевого споживача не тільки позначення, а фактично перевіряє висновки експертів. І далі зазначається, що суд не може самостійно оцінювати схожість торговельних марок.
Тобто, є різна судова практика, і її можна використовувати в залежності від конкретної ситуації при розгляданні того чи іншого спору.
Для того щоб переходити до судових спорів потрібно щоб торговельна марка була зареєстрована. Для цього потрібно подати заявку на реєстрацію, зробити пошук, який буде розповсюджуватись на ту заявку, що вже подана, і якщо результати пошуку будуть задовільними, то сплачується збір.
Стосовно пошуку, то його можна здійснити:
- ▪ GOOGLE («client’s love»)
- ▪ пошук Укрпатенту
- ▪ відкриті БД Укрпатенту
- ▪ WIPO Global Brand Database
- ▪ EUIPO TMView
Потрібно звернути увагу на варіанти пошуку:
- ▪ ? – для пошуку однієї можливої літери (форм?)
- ▪ * – для пошуку будь-якої можливої комбінації літер (ф*рм*)
- ▪ ~ – для пошуку термінів, написаних подібно
- ▪ країна призначення (“designation”)
- ▪ пошук по зображенню ТМ
У випадку коли потрібно заповнювати пошукові реквізити, потрібно знати вимоги для цих пошукових запитів. А також потрібно звернути увагу, що при проведенні міжнародного пошуку обов’язково потрібно вказувати країну призначення.
У 2020 році відбулися важливі зміни з приводу торговельних марок, і тому при реєстрації позначень потрібно звертати увагу на:
- торговельну марку
- електронне подання заявок
- види ТМ (ч. 2 ст. 5)
- підстави для відмови (ч. 2 ст. 6)
- підстави для відмови (ч. 3 ст. 6)
- реклама, «R» (ч. 6, 10, 11 ст. 16)
- публікація – бюлетень (ч. 10 ст. 10)
- заперечення – 3 міс (ч. 8 ст. 10)
- апеляційна палата (скаржник)
- листи-згоди (абз. 6, ч. 3 ст. 6, ст. 22)
- загальновживані у сучасній мові (абз. 3 ч. 2 ст. 6), добросовістна та усталена торговельна практика (абз. 3 ч. 2 ст. 6), чесна підприємницька практика (абз. 5-6 ч 6 ст. 16)
Стосовно загальних змін, то:
- «знак» замінено на «торговельна марка»
- додані визначення «база даних заявок», «бюлетень» та «колективна торговельна марка»
- подання документів в електронній формі
- строк безперервного невикористання ТМ як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва – 5 років
- строк виключного право власника на повторну реєстрацію – 3 роки
- попередній висновок про невідповідність позначення – заклад експертизи може надсилати лише один раз
Зміни у підставах для відмови:
- позначення, які зображують або імітують офіційні назви держав чи міжнародні літерні коди держав
- загальновживаність позначення повинна мати місце у сучасній мові
- доповнено перелік позначень, які не підлягають правовій охороні
- тотожність або схожість з торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі
- позначення, які свідчать про географічне походження товарів – описові
Використання ТМ без згоди власника можливе під час торгівлі (за певних умов), а також можна застосовувати торговельну марку у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг. Але потрібно розуміти з якою метою використовується торговельна марка і це відобразити в документах і джерелах для кінцевих споживачів.
Варіантами використання ТМ без згоди власника можливо:
- під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик
- під час торгівлі ТМ, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги
- у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг
- виключне право власника свідоцтва на ТМ, що містить географічне зазначення, не поширюється на добросовісне використання іншими особами відповідної географічної назви