Охорона інтелектуальної власності в умовах воєнного стану. Рекомендації для бізнесу: адвокат Микола Потоцький

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся вебінар на тему: “Охорона інтелектуальної власності в умовах воєнного стану: рекомендації для бізнесу”.

Лектором виступив Микола Потоцький – радник «Дубинський & Ошарова», д.ю.н., адвокат, патентний повірений, голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ.

Лектор розповів про права інтелектуальної власності, охорону прав осіб, які створюють об’єкти інтелектуальної власності, про умови договорів про права інтелектуальної власності та менеджмент правами інтелектуальної власності.

Охорона прав осіб, які створюють ОПІВ (працівники – творці; підрядники, виконавці)

  • Службові твори
  • Твори, створені на замовлення
  • Особливості розподілу прав на комп’ютерні програми та (або) бази даних

Питання створення об’єктів права інтелектуальної власності може вирішуватися декількома шляхами:

  • залучення відповідних працівників на підставі трудових відносин
  • або на підставі цивільно-правових договорів

Основні трудові гарантії, які пов’язані з працівниками-авторами

1) Стаття 42. КзпП Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

2) Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції

Якщо певний працівник створив винахід, корисну модель, промисловий зразок, який вплинув на зміну технічних норм чи розцінок, то для нього відповідні розцінки зберігаються протягом 6 місяців від дати їх впровадження.

Також, за іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки зберігаються протягом трьох місяців.

3) Стаття 126. Гарантії для працівників – авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

У разі випадку, коли у зв’язку з впровадженням відповідного винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції працівник вимушений бути переведеним на іншу роботу, у зв’язку з необхідністю впровадження такої раціоналізаторської пропозиції.

Відповідно, за таким працівником зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу.

Необхідно зважати на те, що не кожний об’єкт права інтелектуальної власності створений працівником підпадає під ознаки службового твору.

Законодавство встановлює, що службовим визнається ОПІВ, створений працівником:

  • у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
  • з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;
  • службові обов’язки – зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть призвести до створення ОПІВ;
  • доручення роботодавця – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може призвести до створення ОПІВ.

Крім того, створення об’єкта права інтелектуальної власності в межах виконання трудових обов’язків, зобов’язує роботодавця визначити юридичну долю відповідно до об’єкта права інтелектуальної власності.

В такому випадку за ним зберігається так зване переважне право на отримання відповідного охоронного документу.

Отже, роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення: подати до НОІВ заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації;

У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір, яким встановити розмір та умови виплати його винагороди.

Охорона прав осіб, які створюють ОПІВ: рекомендації

Варто звертати увагу на такі речі:

  • дотримання трудових гарантій працівників,
  • проаналізувати умови трудового договору з автором,
  • перевірити дотримання строків щодо вирішення долі пропозиції: заявка до НОІВ, передати право на подання заявки; оформити, як комерційну таємницю; укласти договір з автором;
  • актуалізувати інформацію щодо стану виконання цивільно-правових договорів з авторами, за необхідності узгодити внесення змін щодо предмету, строків, фінансових зобов’язань, реквізитів, тощо.

Моніторинг стану процедур реєстрації прав

  • Актуалізація стану реєстраційних процедур
  • Актуалізація відомостей про представника/місцезнаходження/адресу для листування
  • Актуалізація дотримання вимог НОІВ
  • Перевірка стану листування з НОІВ

Актуалізація дотримання вимог НОІВ

  • Перевірка стану паперового/електронного листування з НОІВ
  • які документи направляв НОІВ повіреному чи заявнику;
  • коли було направлено / отримано документи;
  • коли було дано відповідь на повідомлення НОІВ;
  • чи правильно оформлено підписано документи чи оформлено додатки;
  • чи отримав НОІВ направлені документи, чи долучені вони до матеріалів заявки;
  • чи сплачено відповідні збори та мита щодо заявки;
  • чи зараховані відповідні збори НОІВ щодо заявки;
  • чи є чинною довіреність.

Загальні рекомендації щодо того, яких заходів потрібно вживати, якщо ви повернулися до питань охорони права інтелектуальної власності:

  • Зв’язатись з патентним повіреним чи юридичним радником;
  • Запросити інформацію про стан реєстрації;
  • У разі відсутності можливості зв’язатись з патентним повіреним чи юридичним радником :

– в СІС Укрпатенту за номером заявки перевірити стан листування, дотримання вимог НОІВ, сплату зборів та зарахування за вчинення дій;

– зв’язатись з експертом НОІВ, уточнити форму листування за заявкою : паперова / електронна; стан надходження документів та розрахунків;

  • Дотримуватись строків реєстраційних процедур та вимог НОІВ.

Варто звертати увагу, щодо стосовно кожного об’єкта інтелектуальної власності є свої особливості щодо сплати збору, за підтримання чинності відповідних документів.

Інформація про правовий статус правовласника

  • Важливо слідкувати за розбіжностями у відомостях про правовласника
  • Актуалізувати відомості про правовласника в державних реєстрах
  • Вносити зміни до відомостей у зв’язку з релокацією бізнесу

Дотримання умов договорів щодо прав інтелектуальної власності

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: права на об’єкти промислової власності вважається переданими після державної реєстрації факту передання прав. Такі положення можуть бути під ризиком невиконання.

  • передання документів та інформації (ноу-хау), пов’язаної з використанням (впровадженням) ОПІВ (виробництвом товарів/наданням послуг),
  • припинення використання ОПІВ,
  • сплата винагороди за передання прав,
  • верифікація інформації про сплату винагороди,
  • сплата державних зборів,
  • подання документів на реєстрацію до НОІВ, отримання рішення (сторона, яка має виконати зобов’язання),
  • верифікація інформації в Державному реєстрі охоронних документів,
  • закриття угоди Актом приймання-передачі ОПІВ.

Дотримання прав інтелектуальної власності третіх осіб

Воєнний стан – не є приводом для порушення прав інтелектуальної власності. Якщо ви хочете використати будь-який продукт, ви маєте пересвідчитись у тому, що на нього відсутні права інтелектуальної власності третіх осіб.

Хто може допомогти у цьому?

Аудит об’єктів господарської діяльності:

  • НОІВ,
  • судові експерти,
  • адвокати,
  • представники у справах інтелектуальної власності.

Фіксація фактів порушення чи посягання на права

  • Сутність порушення прав інтелектуальної власності:
  • Незаконне використання ОПІВ, без дозволу правовласника,
  • Реєстрація ОПІВ, які посягають на права інтелектуальної власності

Менеджмент правами інтелектуальної власності

1. Обмеження прав. З метою забезпечення суспільних інтересів, ви як правовласники можете бути обмежені у правах інтелектуальної власності, на принципах примусового ліцензування.

2. Правові підстави припинення прав інтелектуальної власності російської федерації в Україні

3. Правові підстави припинення реєстраційних процедур прав інтелектуальної власності російської федерації в Україні

13 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану», його метою є захист прав інтелектуальної власності осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також тих хто наразі не має можливості реалізувати ці права в силу військової агресії.

Цей Закон встановлює загальні положення про зупинення строків у відповідних реєстраційних процедурах.