Оскільки в пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК України, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК України над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК України.
08 листопада 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» (далі – ТОВ «Ніка-Трейд») у справі за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Ніка- Трейд», третя особа – ОСОБА_2, про захист прав на знак для товарів та послуг.
Суди встановили, що на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг у травні 2018 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набули право на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.
У червні 2018 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» укладений Ліцензійний договір на використання торговельної марки, відповідно до умов якого ліцензіар за договором надає за плату ліцензіату дозвіл на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у підприємницькій діяльності ліцензіата на умовах простої (невиключної) ліцензії з правом видачі субліцензії. Торговельна марка може бути використана ліцензіаром у будь-який спосіб, що прямо не заборонений чинним законодавством України.
На підставі Свідоцтв на знак для товарів і послуг в березні 2021 року ОСОБА_2 набула право на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1». Співвласником, зокрема є ОСОБА_3, який уклав з ТОВ «Ніка-Трейд» Ліцензійний договір на передачу прав на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».
У червні 2021 року ОСОБА_1 подано до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України заяву про порушення ТОВ «Ніка-Трейд» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ «Ніка-Трейд» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» без дозволу заявника.
Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відмовило ОСОБА_1 у початку розгляду справи.
Дніпровським УП НП у м. Києві повідомлено про те, що 19 квітня 2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 12021100050001133 за частиною 4 статті 190, частиною 1 статті 229 КК України.
За даними роздруківки з офіційного сайту ТОВ «Ніка-Трейд» товариство завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено частково. Заборонено будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) ТОВ «Ніка-Трейд» знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», заборонено пропуск через митний кордон України товарів, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», в іншій частині позову відмовлено.
Постановою Верховного Суду постанову апеляційного суду скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.
Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (частина друга статті 493 ЦК України).
У главі 44 ЦК України законодавцем не визначено, як мають здійснюватися спільні права на торговельну марку. Як наслідок, слід застосовувати правила, передбачені в статті 428 ЦК України, згідно з якими за загальним правилом всі аспекти реалізації спільних прав на торговельну марку мають визначатися співсуб’єктами в договорі.
У справі, що переглядалась, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набули право на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. У червні 2018 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка- Трейд» укладено Ліцензійний договір на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, апеляційний суд послався на пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та вважав, що відсутні докази наявності договору про використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» між позивачем ОСОБА_1 та ОСОБА_2, як співсуб’єктами прав на торговельну марку, а тому ТОВ «Ніка-Трейд» всупереч вимогам закону використовувало торговельну марку, право на яку зареєстровано, у тому числі за позивачем.
У разі якщо співсуб’єкти права на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення частини першої статті 428 ЦК України). Тобто всі питання, пов’язані зі здійсненням спільних прав на торговельну марку, їх суб’єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку).
Для вирішення того, яка норма підлягає застосуванню (стаття 428 ЦК України чи пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), потрібно застосувати частину другу статті 4 ЦК України, яка закріплює пріоритет норм ЦК України над нормами інших законів. Оскільки у пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК України, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК України над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК України.
Касаційний суд зауважив, що законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, як нікчемний.
Тому з урахуванням презумпції правомірності правочину ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок визнання судом його недійсним.
У цій справі позивач позовну вимогу про оспорювання Ліцензійного договору від 01 червня 2018 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» не пред’являв.
За таких обставин суд апеляційної інстанції не мотивував відхилення доводів відповідача щодо правомірності використання торговельної марки та зробив передчасний висновок про залишення без змін рішення суду першої інстанції.
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 8 листопада 2023 року у справі № 755/3412/22 (провадження № 61-2470св23) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/114904614.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.