У розгляді вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання найбільш значущим є доведення належними, допустимими, достовірними чи вірогідними доказами факту невикористання торговельної марки. Незважаючи на те, що тягар доведення у таких справах лежить на особі, щодо свідоцтва якої була подана заява про припинення, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
З огляду на правову сутність торговельної марки умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.
На підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва має надати суду докази вчинення принаймні деяких дій із зазначених у пункті 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідну торговельну марку, документи із зображенням торговельної марки (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
КГС ВС розглянув касаційну скаргу ПрАТ «Нерухомість столиці» у справі за позовом ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) до ПрАТ «Нерухомість столиці» та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про дострокове припинення дії свідоцтв України № 81675 та № 81677 на торговельні марки частково.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ
Позивач є виробником широкого асортименту пристроїв для «розумного дому» (управління кліматом, безпекою, медіа-системами тощо) та супутнього програмного забезпечення під брендом «Nest» або «Google Nest».
У листопаді 2020 року він подав до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку на торговельну марку «Nest»
За заявкою № m202022676 позивач просив для заявленого позначення правової охорони, зокрема для окремих визначених послуг 37 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).
У лютому 2021 року відповідач 1 надіслав до закладу експертизи відповідача 2 мотивоване заперечення щодо невідповідності позначення «Nest» за заявкою від 10.11.2020 № m202022676 умовам надання правової охорони та просив відмовити у реєстрації зазначеного позначення як торговельної марки стосовно всіх послуг 37 та 42 класів МКТП.
Позивач звернувся до суду за захистом свого законного інтересу у зв’язку з тим, що відповідач 1 не використовує знаки для товарів та послуг «Nest» за свідоцтвами від 27.08.2007 № 81675 та від 27.08.2007 № 81677 для частини
товарів та послуг 37, 42 класів МКТП більше п’яти років, а він через наявність
реєстрації цього позначення за відповідачем 1 не може зареєструвати такий знак за цими ж класами на своє ім’я, що порушує його права та охоронювані законом інтереси.
Рішенням господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення господарського суду скасовано, ухвалено нове рішення, яким позов задоволено повністю.
ОЦІНКА СУДУ
У розгляді вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельні марки внаслідок її невикористання найбільш значущим є доведення належними, допустимими, достовірними чи вірогідними доказами факту невикористання
торговельної марки. Незважаючи на те, що тягар доведення у таких справах
лежить на особі, щодо свідоцтва якої була подана заява про припинення, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає підстави для висновку, що з огляду на правову сутність торговельної марки умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.
Якщо торговельна марка без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п’яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на таку торговельну марку повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання торговельної марки розпочалося або відновилося до подання позову.
На підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій із зазначених у пункті 4 статті 16 названого Закону. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідну торговельну марку, документи із зображенням торговельної марки (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо
надання послуг чи поставки товарів тощо).
КГС ВС звернув увагу на те, що у цій справі судом апеляційної інстанції зазначено, що відповідачем 1 не доведено використання торговельної марки для відповідних послуг 37 та 42 класу МКТП, натомість місцевий господарський суд безпідставно визнав встановленими обставини щодо використання спірних
торговельних марок, не зазначивши, яким саме доказом підтверджується таке
використання.
Застосування оспорюваних торговельних марок як складової безпосередньої діяльності відповідача 1 щодо будівництва, реконструкції, здавання в оренду та обслуговування об’єктів нерухомості під контролем відповідача 1 під його торговельною маркою «NEST» не є використанням торговельних марок у розумінні зазначеного Закону.
Установлення устаткування як проміжний етап у технологічному циклі спорудження будинків не є наданням окремої послуги із встановлення устаткування, окремі дії, що спрямовані на досягнення кінцевого результату − спорудження готового будинку, не є наданням послуг.
КГС ВС зауважив, що основна функція торговельної марки − відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб (як засіб індивідуалізації).
Отже, КГС ВС відхилив доводи скаржника про те, що у цій справі відсутнє окреме використання торговельних марок при наданні саме окремої спірної послуги, а наявне їх використання у спірних послугах саме в сукупності дій, та дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а оскаржуваної постанови апеляційного господарського суду − без змін.
Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 06.04.2023 у справі № 910/5815/21 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/110107005.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.