Міжнародний захист бренду. Торговельні марки: адвокат Сергій Барбашин

Сергій Барбашин – адвокат, заступник голови комітету інтелектуальної власності НААУ, Голова комітету НААУ UNBA NextGen, Віце-президент Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA) провів на платформі Вищої школи адвокатури НААУ з метою підвищення кваліфікації адвокатів вебінар на тему: «Міжнародний захист бренду. Торговельні марки».

Під час вебінару були розглянуті наступні питання:

  • як обрати територію реєстрації;
  • пошук торговельних марок;
  • міжнародні реєстрації;
  • ЄС;
  • Мадридська система;
  • локальна реєстрація по країнах.

Як обрати територію реєстрації? Клієнти з одного боку хочуть максимально заощадити кошти, з іншого боку отримати максимальну охорону.

При реєстрації бренду лектор рекомендує звертати увагу на наступні фактори:

  • країна реєстрації бізнесу;
  • працівники та підрядники;
  • основні ринки клієнтів;
  • потенційні ринки, конкуренти.

Доволі поширеними є ситуації, коли працівники після звільнення з компанії копіюють назву бренду з метою перенесення на нього репутації компанії колишнього роботодавця. З огляду на це лектор рекомендує забезпечувати захист бреду не лише в країнах ведення бізнесу, а й в країнах місцезнаходження працівників.

Якщо торговельна марка не використовується протягом п’яти років, вона вважається недійсною.

Докази використання торговельної марки:

  • відомості з мережі Інтернет;
  • веб-сайти;
  • соціальні мережі;
  • пост продукція (ручки, блокноти і т.п.).

Визначення торговельної марки закріплено у ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таке визначення є співзвучним з аналогічними визначеннями в інших країнах світу.

При реєстрації торговельної марки, власник якої в майбутньому планує виходити на міжнародні ринки, бажано реєструвати таку торговельну марку на англійській мові, скільки при подальшій реєстрації торговельної марки в інших країнах переклад не передбачений.

Відповідно до п. 11.1.5. методичних рекомендацій Укрпатенту позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об’єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам’ятовується і позначення.

Критерії схожості:

  • перше зорове сприйняття;
  • фонетична схожість;
  • графічна схожість;
  • семантична схожість.

Системи реєстрації торгових марок:

  • WIPO (міжнародна);
  • Територія (ЄС);
  • Національна.

Критерії (системи) перевірки торгових марок на аналогічність:

  • GOOGLE («client’s love»);
  • пошук Укрпатенту;
  • відкриті БД Украпатенту;
  • WIPO Global Brand Database;
  • EUIPO TMView.

Переваги реєстрації торговельної марки в Україні:

  • докази використання;
  • проходження експертизи відомства;
  • пріоритет (шість місяців на реєстрацію торгової марки в іншій країні).

Підготовка переліку класів при торговельної марки:

  • сфери, які закривають діяльність клієнтів на сьогодні та найближчу перспективу;
  • адаптація класів під заявку клієнта.

Міжнародна заявка:

  • супровідний лист;
  • форма ММ2 в 2 примірниках;
  • зображення торговельної марки розміром 8х8;
  • документ, що підтверджує сплату збору;
  • документ, що підтверджує сплату збору WIPO (можливо напряму WIPO протягом 1 міс.);
  • довіреність;
  • форма ММ18 у 2 примірниках (для США).

Етапи подачі заявки;

  • формальна експертиза Укрпатенту;
  • формальна експертиза WIPO;
  • публікація в бюлетені WIPO;
  • експертиза по суті відзиву кожної країни.

Реєстрація:

  • до 12 місяців (країни Мадридської угоди);
  • до 18 місяців (країни Протоколу до Мадридської угоди).