Сергій Барбашин – адвокат, заступник голови комітету інтелектуальної власності НААУ, Голова комітету НААУ UNBA NextGen, Віце-президент Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA) провів на платформі Вищої школи адвокатури НААУ з метою підвищення кваліфікації адвокатів вебінар на тему: «Міжнародний захист бренду. Торговельні марки».
Під час вебінару були розглянуті наступні питання:
- як обрати територію реєстрації;
- пошук торговельних марок;
- міжнародні реєстрації;
- ЄС;
- Мадридська система;
- локальна реєстрація по країнах.
Як обрати територію реєстрації? Клієнти з одного боку хочуть максимально заощадити кошти, з іншого боку отримати максимальну охорону.
При реєстрації бренду лектор рекомендує звертати увагу на наступні фактори:
- країна реєстрації бізнесу;
- працівники та підрядники;
- основні ринки клієнтів;
- потенційні ринки, конкуренти.
Доволі поширеними є ситуації, коли працівники після звільнення з компанії копіюють назву бренду з метою перенесення на нього репутації компанії колишнього роботодавця. З огляду на це лектор рекомендує забезпечувати захист бреду не лише в країнах ведення бізнесу, а й в країнах місцезнаходження працівників.
Якщо торговельна марка не використовується протягом п’яти років, вона вважається недійсною.
Докази використання торговельної марки:
- відомості з мережі Інтернет;
- веб-сайти;
- соціальні мережі;
- пост продукція (ручки, блокноти і т.п.).
Визначення торговельної марки закріплено у ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».
Торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таке визначення є співзвучним з аналогічними визначеннями в інших країнах світу.
При реєстрації торговельної марки, власник якої в майбутньому планує виходити на міжнародні ринки, бажано реєструвати таку торговельну марку на англійській мові, скільки при подальшій реєстрації торговельної марки в інших країнах переклад не передбачений.
Відповідно до п. 11.1.5. методичних рекомендацій Укрпатенту позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому.
При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об’єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам’ятовується і позначення.
Критерії схожості:
- перше зорове сприйняття;
- фонетична схожість;
- графічна схожість;
- семантична схожість.
Системи реєстрації торгових марок:
- WIPO (міжнародна);
- Територія (ЄС);
- Національна.
Критерії (системи) перевірки торгових марок на аналогічність:
- GOOGLE («client’s love»);
- пошук Укрпатенту;
- відкриті БД Украпатенту;
- WIPO Global Brand Database;
- EUIPO TMView.
Переваги реєстрації торговельної марки в Україні:
- докази використання;
- проходження експертизи відомства;
- пріоритет (шість місяців на реєстрацію торгової марки в іншій країні).
Підготовка переліку класів при торговельної марки:
- сфери, які закривають діяльність клієнтів на сьогодні та найближчу перспективу;
- адаптація класів під заявку клієнта.
Міжнародна заявка:
- супровідний лист;
- форма ММ2 в 2 примірниках;
- зображення торговельної марки розміром 8х8;
- документ, що підтверджує сплату збору;
- документ, що підтверджує сплату збору WIPO (можливо напряму WIPO протягом 1 міс.);
- довіреність;
- форма ММ18 у 2 примірниках (для США).
Етапи подачі заявки;
- формальна експертиза Укрпатенту;
- формальна експертиза WIPO;
- публікація в бюлетені WIPO;
- експертиза по суті відзиву кожної країни.
Реєстрація:
- до 12 місяців (країни Мадридської угоди);
- до 18 місяців (країни Протоколу до Мадридської угоди).