При порушенні прав інтелектуальної власності на торговельні марки належним та ефективним способом захисту буде вимога про зобов’язання припинити порушення, а не заборона використання ліцензійного договору

Водночас на підтвердження факту використання торговельної марки власник свідоцтва має, по-перше, визначити, яким саме чином відповідач використовує торговельну марку, і, по-друге, подати суду докази вчинення дій з переліку зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» залежно від обставин, які доводяться у справі.

КГС ВС розглянув справу за позовом Компанії Беверідж і Компанії Зафорпо до Товариства з обмеженою відповідальністю “Істерн Беверідж Трейдінг” (далі —
Товариство) про заборону використання ліцензійного договору (далі — ліцензійний договір) та зобов’язання припинити порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки, що зазначені у ліцензійному договорі.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Компанія Беверідж та Компанія Зафорпо є власниками свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у класах 16, 21, 32, 33, 35, 42, 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, відомості про які містяться в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа No 911/3658/20 за позовом Товариства до Компанії Зафорпо, Компанії Беверідж, ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» про захист права інтелектуальної власності.

Позовні вимоги у цій справі Товариство мотивує наявністю укладеного з Компанією Беверідж ліцензійного договору, на підставі якого Товариство отримало виключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг за наведеними у ліцензійному договорі свідоцтвами України.

Позивачі дізналися про існування ліцензійного договору після відкриття
Господарським судом Київської області провадження у справі No 911/3658/20.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія Беверідж зазначає, що ліцензійний договір ніколи не підписувався Компанією Беверідж, остання сторінка ліцензійного договору є сторінкою з іншого ліцензійного договору, укладеного 10.12.2015 Компанією Беверідж і Товариством. Використання відповідачем ліцензійного договору як правовстановлюючого документу на використання знаків для товарів і послуг є порушенням прав позивачів, оскільки є посяганням на виключні майнові права останніх на вказані об’єкти.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, вказав, що обраний позивачем спосіб (заборона використовувати ліцензійний договір як правовстановлюючий документ), по-перше, не передбачений законом; по-друге, не є ефективним; по-третє, позивачі фактично хочуть заборонити відповідачу
використовувати торговельні марки.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Зі змісту статті 16 ЦК України вбачається, що серед способів захисту відсутній такий спосіб як заборона використовувати договір.

Ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення — гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Тож у кожному конкретному спорі суд найперше повинен оцінювати застосовувані способи захисту порушених прав, які випливають з характеру
правопорушень, визначених спеціальними нормами права, а також ураховувати
критерії ефективності таких засобів захисту та передбачені статтею 13 ЦК України обмеження щодо недопущення зловживання свободою при здійсненні цивільних прав будь-якою особою.

У даній справі позивачі заявляють про порушення відповідачем їх прав
інтелектуальної власності (торговельні марки) як власників відповідних свідоцтв.

Відновленням порушеного права у такому спорі є зобов’язання Товариства
припинити порушення прав інтелектуальної власності позивачів, що чітко визначено Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон), а не заборона використання ліцензійного договору.

Отже, належним і ефективним способом захисту прав позивачів буде вимога про зобов’язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності
Компанії Беверідж і Компанії Зафорпо на торговельні марки за відповідними
свідоцтвами України.

Що ж до тверджень скаржника про те, що судами попередніх інстанцій не застосовано частину четверту статті 16 Закону, то слід зазначити таке.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону використанням торговельної
марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним,
етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання
такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі
зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

На думку скаржника, те, що суди попередніх інстанцій не задовольнили позовну
вимогу щодо зобов’язання припинити порушення прав інтелектуальної власності
на торговельні марки, свідчить про незастосування частини четвертої статті 16
Закону. Зі змісту оскаржуваних рішень вбачається, що суди попередніх інстанцій
процитували та застосували вказану вище норму права.

Відмовляючи у задоволенні позовної вимоги щодо зобов’язання припинити
порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивачами не визначено конкретні види порушення прав — способи використання знаків — і не подано на підтвердження наведеного відповідних доказів.

Судова практика у питанні щодо розгляду спорів про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки є сталою та послідовною.

На підтвердження факту використання торговельної марки власник свідоцтва має, по-перше, визначити, яким саме чином відповідач використовує торговельну марку, та, по-друге, подати суду докази вчинення дій, з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону, в залежності від обставин, які доводяться у справі.

З огляду на викладене КГС ВС вважає, що доводи касаційної скарги не спростовують висновків судів попередніх інстанцій, а тому касаційну скаргу слід
залишити без задоволення, а судові рішення – без змін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 22.09.2022 у справі No 910/2559/21 можна ознайомитися за посиланням — https://reyestr.court.gov.ua/Review/106540085.